¿Las entidades públicas también tienen que registrar sus nombres o marcas?

Estimado Manuel: en relación con la consulta planteada, paso a informarle lo siguiente: inicialmente, la marca es un signo que sirve para distinguir productos o servicios en el mercado. El nombre comercial no representa un producto o servicio y sirve para identificar a una empresa en e tráfico mercantil y diferenciarla del resto de empresas del mismo o diferente sector.
Dicho lo anterior, sobre la cuestión que nos trasladan recientemente se ha pronunciado la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección Tercera, mediante Sentencia núm. 378/2018, de fecha 7 de marzo de 2018, en el RECURSO DE CASACION núm.: 1364/2017, siendo parte recurrente el AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de diciembre de 2016, dictada en el recurso contencioso-administrativo 144/2013, seguido contra dos resoluciones de la Directora General de la Oficina de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de 5 de marzo de 2013, que acordó denegar la inscripción de la marca nacional colectiva número 3.012.390 “BARCELONA” (denominativa), para amparar servicios en las clases 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 Y 45 del Nomenclátor Internacional de Marcas, al estimar los recursos de alzada formulados contra la precedente resolución de 11 de julio de 2012, y partes recurridas la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y PERITOS JUDICIALES DE BARCELONA.
En el F A L L O de dicha Sentencia se establece lo siguiente:
“Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido , tras fijar la doctrina jurisprudencial que hemos expuesto en el precedente fundamento jurídico segundo de esta sentencia respecto de la interpretación de los artículos 5.1 b) y 62 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas:
Primero.- Declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE BARCELONA contra la sentencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 29 de diciembre de 2016, dictada en el recurso contencioso-administrativo 144/2013.
Segundo.- No efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación.”
Al respecto, el Tribunal de instancia fundamenta la decisión de confirmar la legalidad de la denegación de la marca colectiva número 3.012.390 “Barcelona”, en las 45 clases del Nomenclátor Internacional de Marcas solicitadas, con base en las siguientes consideraciones jurídicas: « [...] Según el artículo 62 de la Ley de Marcas :
“1. Se entiende por marca colectiva todo signo susceptible de representación gráfica, de los comprendidos en el apartado 2 del articulo 4, que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca de los productos o servicios de otras empresas.
2. Sólo podrán solicitar marcas colectivas las asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios que tengan capacidad jurídica, así como las personas jurídicas de Derecho público”.
Cuando se trata de marcas colectivas solicitadas por un ente asociativo, el signo cumple su función habitual de identificar el origen empresarial de un producto o servicio, aunque en este caso por referencia al ente asociativo del que forma parte la empresa que fabrica el producto o suministra el servicio, y no a ésta última individualmente considerada.
Sin embargo, esta característica general no resulta aplicable sin matices cuando quien solicita la marca colectiva no es un ente empresarial asociativo, sino una persona jurídica de Derecho público.
En tales casos, ésta no agrupa, por su propia naturaleza, a los empresarios que ofrecen al mercado los correspondientes productos o servicios, por lo que la marca colectiva no cumple su función habitual de indicar el origen empresarial de aquéllos.
En este supuesto, la finalidad de la marca colectiva solicitada por una persona jurídica de Derecho público se asemeja en mayor medida a una marca de garantía, que, según el artículo 68.1 de la Ley de Marcas , “certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio” .
Ésta es precisamente la situación que se plantea en este recurso, en que, según el Reglamento de uso de la marca que presentó el Ayuntamiento de Barcelona, se pretende “potenciar o preservar el valor simbólico, prestigio y buena reputación del signo denominativo Barcelona”.
En consecuencia, la resolución del litigio ha de partir de la especial naturaleza y finalidad que presentan las marcas colectivas solicitadas por una persona jurídica de Derecho público. [...] Desde otra perspectiva, debe tenerse en cuenta que no resultan admisibles, cuando se trata de marcas individuales, los signos que se limitan a designar la procedencia geográfica de un producto o servicio, conforme dispone el articulo 51.0) de la Ley de Marcas . La jurisprudencia sobre marcas comunitarias es suficientemente expresiva al respecto, como se desprende de las sentencias del Tribunal General de 15 de octubre de 2003 (Oldenburger ) y de 20 de julio de 2016 (Suedtirol). Cuando se trata de marcas colectivas, el articulo 62.3 de la Ley de Marcas introduce una importante excepción, puesto que se admite el registro como tal de los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para señalar la procedencia geográfica de los productos o de los servicios. Sin embargo, la protección ofrecida por este tipo de marcas es de carácter limitado, puesto que el derecho conferido por la marca colectiva no permite a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial.
En todo lo demás, se aplican a las marcas colectivas los mismos requisitos e idénticas exigencias que las aplicables a las marcas individuales, de igual modo que rigen las mismas prohibiciones. En particular, resulta necesario que el signo solicitado tenga carácter distintivo, en los términos del articulo 4.1 de la Ley de Marcas , puesto que, en otro caso, se incurre en la prohibición absoluta del articulo 5.1.b) del mismo texto legal . [...] En el caso ahora examinado, no puede considerarse que la marca solicitada tenga carácter distintivo, ni cumpla las finalidades que son propias de las marcas colectivas, desde el momento en que se solicita para la totalidad de las clases de productos y servicios incluidos en el nomenclátor.
Esta aplicación general e indiscriminada impide que la marca cumpla su función primordial de identificar el origen empresarial de un producto o servicio, como procedente de uno de los integrantes del ente asociativo que solicita el registro de la marca y, además, tampoco cumple la función de garantía de los productos amparados, puesto que no se concretan los requisitos comunes que han de cumplir los empresarios que pretendan hacer uso de la marca, sino en términos tan extremadamente genéricos que no permiten cumplir la finalidad de aquélla.
Conviene recordar que el derecho marcario se rige por el principio de especialidad, según el cual el signo ampara productos o servicios determinados, para los que se concede la marca, pero no otorga protección general a una determinada denominación, en todos los ámbitos del nomenclátor, con la excepción relativa a las marcas renombradas, que se recoge en el artículo 8.3 de la Ley de Marcas.
En realidad, la Corporación recurrente pretende reintroducir a través de su petición la prohibición absoluta que se incluía en el articulo 11.1.h) de la Ley de Marcas de 1988 , según la cual no podían registrarse como marcas los signos que reprodujeran o imitasen la denominación del Estado, las Comunidades Autónomas, los municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que mediase la oportuna autorización. Esta prohibición fue suprimida en la vigente Ley de Marcas y su vigencia no puede ser restablecida mediante el registro de una marca colectiva, indicativa de origen geográfico, aplicable a la totalidad de productos o servicios del nomenclátor, sin la necesaria especificidad que permita cumplir al signo su función distintiva. Por otra parte, no resultan de aplicación en este caso los criterios que sirvieron de base a la sentencia de esta Sala y Sección de 26 de septiembre de 2011, puesto que allí no se planteaba la mera existencia de una indicación geográfica, sino que la marca incluía otros elementos denominativos, y además la cuestión debatida versaba sobre si se inducía o no a error a los consumidores, por el hecho de que éstos pudieran creer que se trataba de un evento organizado por el Ayuntamiento, lo que aquí no se plantea.
En consecuencia, debe concluirse que concurre en este caso la prohibición absoluta que enuncia el articulo 5.1.b) de la Ley de Marcas , por lo que debe desestimarse el recurso interpuesto contra la segunda de las resoluciones impugnadas de 5 de marzo de 2013.»
Con todo lo anterior, el Ayuntamiento de Barcelona es una Administración Pública, aunque, no obstante, el Tribunal Supremo lo califica como una “Persona Jurídica de Derecho Público”, interpretación, en mi opinión, errónea, ya que la Constitución de 1978 declara en su artículo 103.1 que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.
Por su parte, el artículo 2.3 de la ley 40/2015, de 2 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que se consideran Administraciones Públicas la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades de derecho público previstos en la letra a) del apartado 2 (apartado que comprende cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas).
De esta suerte, “Personas Jurídicas de Derecho Público” serían aquellas empresas públicas que tienen la consideración jurídica de sociedades mercantiles. A título de ejemplo, serían consideradas como Personas Jurídicas de Derecho Público sociedades mercantiles tales como RENFE, SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER, S.A , AENA, etc., pero no un Ayuntamiento como el de Barcelona, que, en puridad, es una Administración Pública, a la cual le está vedada la inscripción de marcas o nombres comerciales. así como a los organismos públicos y entidades de derecho público de las Administraciones Públicas existentes en España, es decir, la Administración Pública estatal, Administraciones Públicas de las CC.AA., y la Administración Local.
Espero haberle ayudado.
Cordialmente.
Rafael Pérez Castillo.
rperezcastillo@gmail.com

Gracias Rafael por la extensa informacion

Saludos