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Consulta formulada por:
Registro de asociación como marca
31.08.21
Hola a todos.
Quisiéramos conocer el proceso necesario para registrar el nombre de nuestra asociación como marca.
Hemos sufrido una suplantación de identidad en Instagram y, pese a que no parece un peligro inminente, queremos registrar nuestra marca para evitar que otros puedan utilizarla haciéndose pasar por nosotros.
Muchas gracias.
Respuestas
Aportada por:
Teresa Ferraz Hermoso de Mendoza
Abogada
Trabaja en:
Asesor particular
01.09.21
Hola Elionor
Cualquier persona física o jurídica, incluidas las entidades de Derecho Público. Puede actuar bien directamente, bien mediante Agente de la Propiedad Industrial o representante debidamente autorizados.
La solicitud de registro electrónica debe presentarse a través de la sede electrónica de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Este sistema conlleva una reducción de las tasas de solicitud del 15%.
https://sede.oepm.gob.es/eSede/es/index.html
No obstante, actualmente el solicitante también podrá presentar presencialmente sus solicitudes de registro de marcas.
La Oficina Española de Patentes y Marcas.
Los Centros Regionales de información de propiedad industrial de las distintas Comunidades Autónomas.
Formulario:
https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/formularios/las_marcas_y_los_nombres_comerciales/marca_nacional/
En caso de duda sobre el lugar de presentación de las solicitudes de registro, consultar personal o telefónicamente al Servicio de Información General (tel.: 902.157.530).
Tasas: https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/tasas/
Te adjunto manual
Esta aportación tiene un documento que la complementa. ¡Descárgalo!
Aportada por:
Teresa Ferraz Hermoso de Mendoza
Abogada
Trabaja en:
Asesor particular
01.09.21
A la hora de ejercer los derechos como titular, estos son los pasos que debes seguir:
1- Notifica al infractor que está haciendo un uso indebido de tu marca registrada. Puede ser más o menos complejo; dependerá del canal en el que hemos encontrado el uso ilegítimo y de si encontramos datos de contacto. Tanto para la redacción como para el contacto, conviene que acudas a un abogado especialista en propiedad industria.
2- Inicia acciones legales. Una vez presentada esta comunicación ante el infractor, tenemos un plazo de 5 años para reclamar ante los juzgados. Para ejercer tus derechos necesitas el asesoramiento y la asistencia del agotado experto El profesional se encargará de iniciar las acciones legales oportunas, acompañarte e informarte de cada novedad que se produzca en el procedimiento.
3. Tras el proceso legal, ¿hay algo que pueda hacer de forma preventiva?
Es crucial parar los pies a los infractores cuanto antes. Uno de los modos de hacerlo consiste en hacer un seguimiento en el registro de marcas.
Un saludo
Teresa Ferraz
Aportada por:
Funcionario de la Junta de Andalucía. Abogado no ejerciente. Doctorando en Derecho.
Trabaja en:
Asesor particular
01.09.21
Estimada Elionor: en relación con la consulta establecida, paso a informarle lo siguiente: inicialmente, no es obligatorio, pero sí es conveniente la inscripción del nombre en la Oficina de Patentes y Marcas, so pena de que algún tercero quisiera utilizar el nombre, logo o similar de vuestra entidad asociativa.
Al respecto, conviene precisar que los diseños industriales, las patentes, los inventos, las denominaciones, las marcas, y los logotipos obtienen su protección a través de la propiedad industrial, que tiene su propia regulación específica (Oficina Española de Patentes y Marcas; c/ Panamá, 1. Madrid; tfno. 902 157 530).
De acuerdo con lo establecido, la solicitud y procedimiento de registro de nombres comerciales y logotipos viene recogida en el artículo 87 y ss. de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, entendiéndose por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.
En particular, podrán constituir nombres comerciales:
a.Los nombres patronímicos, las razones sociales y las denominaciones de las personas jurídicas.
b.Las denominaciones de fantasía.
c.Las denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.
d.Los anagramas y logotipos.
e.Las imágenes, figuras y dibujos.
f.Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.
Salvo disposición contraria prevista en este capítulo, serán de aplicación al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas, en concreto, en el artículo 11 y ss. de dicho texto legal.
-La solicitud de registro de marca se presentará en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo.
Los solicitantes domiciliados en las ciudades de Ceuta y Melilla presentarán la solicitud en la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Los solicitantes no domiciliados en España presentarán la solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.
También podrá presentarse la solicitud en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el representante del solicitante tuviera su domicilio legal o una sucursal seria y efectiva.
Podrán también presentarse las solicitudes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas si el solicitante o su representante la solicitaran a través de un establecimiento comercial o industrial serio y efectivo que no tuviere carácter territorial.
El órgano competente para recibir la solicitud hará constar, en el momento de su recepción, el número de la solicitud y el día, la hora y el minuto de su presentación, en la forma que reglamentariamente se determine.
El órgano competente de la Comunidad Autónoma que reciba la solicitud remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, dentro de los cinco días siguientes al de su recepción, los datos de la solicitud en la forma y con el contenido que reglamentariamente se determinen.
La solicitud de registro de marca también podrá presentarse en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida al órgano que, conforme a lo establecido en los apartados anteriores, resulte competente para recibir la solicitud.
Tanto la solicitud como los demás documentos que hayan de presentarse en la Oficina Española de Patentes y Marcas deberán estar redactados en castellano. En las Comunidades Autónomas donde exista también otra lengua oficial, dichos documentos, además de en castellano, podrán redactarse en dicha lengua.
- La solicitud de registro de marca deberá contener, al menos:
a) Una instancia por la que se solicite el registro de marca.
b) La identificación del solicitante.
c) La reproducción de la marca.
d) La lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro.
-La solicitud dará lugar al pago de una tasa, cuya cuantía vendrá determinada por el número de clases de productos o servicios del nomenclátor internacional establecido en virtud del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957 que se soliciten.
-La solicitud de marca deberá cumplir los demás requisitos que se establezcan reglamentariamente.
- La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el órgano competente, conforme a lo previsto en el artículo 11, reciba los documentos que contengan los elementos establecidos en el apartado 1 del artículo 12.
-La fecha de presentación de las solicitudes depositadas en una Oficina de Correos será la del momento en que dicha Oficina reciba los documentos que contengan los elementos previstos en el apartado 1 del artículo 12, siempre que sean presentadas en sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo, dirigido al órgano competente para recibir la solicitud. La Oficina de Correos hará constar el día, hora y minuto de su presentación.
-Si alguno de los órganos o unidades administrativas a que se refieren los apartados anteriores no hubieran hecho constar, en el momento de la recepción de la solicitud, la hora de su presentación, se le asignará la última hora del día. Si no se hubiera hecho constar el minuto, se asignará el último minuto de la hora. Si no se hubiera hecho constar ni la hora ni el minuto, se asignará la última hora y minuto del día.
-El órgano competente para recibir la solicitud, conforme a lo previsto en el artículo 11, examinará:
a) Si la solicitud de marca cumple los requisitos para que se otorgue una fecha de presentación conforme al artículo 13.
b) Si se ha satisfecho la tasa de solicitud.
c) Si la solicitud de marca reúne los demás requisitos formales establecidos reglamentariamente.
d) Si el solicitante está legitimado para solicitar una marca, conforme al artículo 3 de esta Ley.
-Si del examen resultara que la solicitud presenta alguna irregularidad o defecto, se decretará la suspensión de la tramitación del expediente y se otorgará al solicitante el plazo que reglamentariamente se determine para que los subsane o formule, en su caso, las alegaciones pertinentes.
-Si la irregularidad consistiera en el incumplimiento de los requisitos necesarios para obtener una fecha de presentación, se otorgará la del día en que se subsane esta irregularidad.
-Si la irregularidad consistiera en la falta de pago de la tasa de solicitud y transcurrido el plazo para subsanarla no se hubiera abonado dicha tasa en su totalidad, se continuará la tramitación respecto de aquellas clases totalmente pagadas, siguiendo el orden de la solicitud.
-Transcurrido el plazo fijado en el apartado 2 sin que el interesado haya contestado, el órgano competente resolverá teniendo por desistida la solicitud. Se procederá del mismo modo cuando, a juicio del órgano competente, las irregularidades no hubieran sido debidamente.
-Transcurrido el plazo fijado en el apartado 2 sin que el interesado haya contestado, el órgano competente resolverá teniendo por desistida la solicitud. Se procederá del mismo modo cuando, a juicio del órgano competente, las irregularidades no hubieran sido debidamente subsanadas.
-El órgano competente de la Comunidad Autónoma remitirá a la Oficina Española de Patentes y Marcas, con todo lo actuado, las solicitudes que hubieran superado el examen de forma o que hubieran subsanado los defectos imputados, con indicación, en su caso, de la fecha de presentación otorgada, si hubiera sido rectificada conforme a lo previsto en el apartado 3 del artículo 16.
-Las solicitudes que hubieran sido tenidas por desistidas, serán notificadas a la Oficina Española de Patentes y Marcas una vez que la resolución sea firme, con indicación de su fecha de adopción. Si la resolución hubiera sido impugnada, también se notificará esta circunstancia.
-Recibida la solicitud de marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, salvo que la misma fuera contraria al orden público o las buenas costumbres conforme a lo previsto en el artículo 5.1, letra f). En este caso, se comunicará al interesado el reparo observado, para que, en el plazo que reglamentariamente se establezca, presente las alegaciones oportunas. La Oficina Española de Patentes y Marcas resolverá, decretando la continuación de la tramitación o la denegación de la solicitud.
-Si la solicitud padeciera algún defecto no percibido en trámites anteriores que imposibilitara su publicación, la Oficina Española de Patentes y Marcas comunicará el defecto al interesado para su subsanación, procediéndose conforme a lo establecido en el artículo 16.
-La publicación de solicitud de marca, a que se refiere el apartado 1, deberá incluir:
a) El nombre y dirección del solicitante.
b) El nombre y dirección del representante, si lo hubiere.
c) El número del expediente, fecha de presentación y, en su caso, prioridad reclamada.
d) La reproducción del signo solicitado como marca y, en su caso, una declaración en los términos de la prevista en el apartado 2 del artículo 21.
e) La lista de los productos o servicios, con indicación de la clase del Nomenclátor Internacional.
-Asimismo, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se determine, comunicará la publicación de la solicitud a que se refiere el apartado 1, a efectos simplemente informativos, a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados como consecuencia de una búsqueda informática realizada por dicha Oficina de acuerdo con sus disponibilidades técnicas y materiales, y que en virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 pudieran formular oposición al registro de la nueva solicitud.
-Una vez publicada la solicitud de la marca, cualquier persona que se considere perjudicada podrá oponerse al registro de la misma, invocando las prohibiciones previstas en el Título II.
-La oposición deberá formularse ante la Oficina Española de Patentes y Marcas mediante escrito motivado y debidamente documentado, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan, y sólo se tendrá por presentada si en este plazo se abona la tasa correspondiente.
-Los órganos de las Administraciones Públicas y las asociaciones y organizaciones de ámbito nacional o autonómico que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del consumidor, podrán dirigir a la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el plazo previsto en el apartado anterior, observaciones escritas, señalando las prohibiciones del artículo 5, en virtud de las cuales procedería denegar de oficio el registro de la marca. Dichos órganos y asociaciones no adquirirán la cualidad de partes en el procedimiento, pero sus observaciones se notificarán al solicitante de la marca y se resolverán conforme a lo previsto en el artículo 22.
- La Oficina Española de Patentes y Marcas procederá, asimismo, a examinar de oficio si la solicitud de marca incurre en alguna de las prohibiciones contempladas en los artículos 5 y 9.1, letra b. Si al efectuar este examen la Oficina observara algún defecto en la solicitud, lo notificará al solicitante conforme a lo previsto en el artículo 21.1.
-Si en el plazo establecido no se hubiera formulado ninguna oposición u observaciones de terceros y del examen efectuado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud de marca no incurre en las prohibiciones de los artículos 5 y 9.1, letra b), la marca será registrada. En este caso, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que reglamentariamente se establezca, publicará un anuncio del registro de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y expedirá el título de registro de la marca.
-Cuando se hubieren presentado oposiciones u observaciones de tercero o del examen realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, en alguna de las prohibiciones o defectos a que se refiere el artículo 20.1, se decretará la suspensión del expediente y se comunicarán al solicitante las oposiciones u observaciones formuladas y los reparos señalados de oficio para que, en el plazo que reglamentariamente se determine, presente sus alegaciones.
-En la contestación al suspenso, el solicitante podrá retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud conforme a lo previsto en los artículos 23 y 24. Si el motivo del suspenso se fundara en que la marca solicitada contiene elementos incursos en las prohibiciones de las letras b), c) o d) del artículo 5.1, el solicitante podrá presentar una declaración excluyendo dichos elementos de la protección solicitada.
-Transcurrido el plazo fijado para la contestación al suspenso, haya contestado o no el solicitante, la Oficina Española de Patentes y Marcas acordará la concesión o denegación del registro de la marca especificándose, sucintamente, en este último caso, los motivos y derechos anteriores causantes de la misma.
-Si la causa de denegación del registro de la marca sólo existiere para parte de los productos o servicios, la denegación del registro se limitará a los productos o servicios de que se trate.
-La resolución de denegación del registro de la marca se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial en la forma que se determine reglamentariamente.
-Concedido el registro de la marca, la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la forma que se establezca reglamentariamente, procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y a expedir el título de registro de la marca.
Evidentemente, donde se alude a marca debe entenderse “nombre comercial”.
Para una mayor seguridad jurídica respecto a esta tramitación procedimental referida, deberías de poneros en contacto con un Agente de la Propiedad Industrial, cuyo listado a nivel estatal aparece en la página www.oepm.es.
Espero haberle ayudado.
Cordialmente.
Rafael Pérez Castillo.
rperezcastillo@gmail.com