Nos han enviado un "cease and desist" por el uso de una marca ¿Infringimos la ley si el nombre registrado no es el que estamos usando?

En relación con la consulta planteada, paso a infomarles lo siguiente: la cuestión suscitada viene dada por la existencia de una asociación sin ánimo de lucro, la cual de forma anual realiza una feria de retro informática a la que denomináis “Retro Málaga”, llevando dos ejercicios hasta que hace poco tiempo la entidad asociativa ha recibido un “cease and desist” traducido al castellano significa orden orden judicial o administrativa en virtud de la cual se prohíbe a una empresa que continúe llevando a cabo determinados actos ilegales, como publicidad engañosa, etc., ante la existencia de otro nombre comercial parecido -Retro Málaga Auto&Moto, de la cual tenéis constancia a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas de que dicho nombre comercial Retro Málaga Auto&Moto está registrada en la Oficina Espñola de Patentes y Marcas en adelante, OEPM, durante este año en curso.
De conformidad con lo expuesto, el asunto a resolver viene dada por una cuestión referente a la propiedad industrial la cual viene regulada en Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, al haberse inscrito en la OEPM un nombre comercial denominado RETRO MALAGA AUTO&MOTO, cuya fecha de concesión es de 19 de marzo de 2014, lo cual conlleva a entender el haber recibido de forma reciente un “cease and desit” respecto al nombre comercial “Retro Málaga”
Y es que el nombre comercial es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. Para obtener la protección debe procederse al registro del nombre comercial, a lo cual ha procedido RETRO MALAGA AUTO&MOTO, cuyo titular tiene la obligación de usar el nombre comercial, bien por sí mismo o bien a través de persona autorizada por él. Si estos signos no se usan, los tribunales podrán declarar su caducidad
El nombre comercial es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares. El nombre comercial no es preciso que coincida con la denominación social y puede elegirse, por tanto, un nombre comercial diferente de la denominación social. Una misma persona natural o jurídica puede tener, si lo desea, varios nombres comerciales para identificar actividades empresariales pertenecientes a diferentes sectores del tráfico económico.
Así, por ejemplo, un fabricante de pantalones registraría como nombre comercial el que utilice en sus actividades empresariales de fabricante y que sirva para diferenciarlo de otros empresarios. Su denominación social es la que debe emplear, por ejemplo, para firmar contratos o dar de alta a trabajadores en la seguridad social. El signo o nombre con que comercialice esos pantalones será la marca del producto. Todos estos signos pueden ser, a elección del empresario, iguales o diferentes, según su conveniencia.
Y, lo más importante, que el registro del nombre comercial en la Oficina Española de Patentes y Marcas concede a su titular la exclusividad de uso por un determinado plazo Diez años desde la fecha de su solicitud. A los diez años el nombre comercial debe ser renovado, pudiendo renovarse de forma indefinida, lo que explica y justifica que se EXCLUYA la posibilidad de que, en este supuesto, otra denominación comercial no inscrita en la OEPM “Retro Málaga”, induzca a confusión, afecando al derecho exclusivo del titular del nombre comercial, salvo que medio consentimiento del mismo, cosa harto díficil por lo que nos trasladáis en la consulta.
A mayor abundamiento: cuando medie un fin comercial, la utilización de signos distintivos o confundibles cual es el presente caso, con el registrado conforme a la legislación de marcas sin que medie el consentimiento del titular del derecho registrado a su favor, puede dar lugar a la comisión de un delito tipificado en el art. 274 del Código Penal: “1. Será castigado con las penas de seis meses a dos años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo usurpe un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente, incurrirán en la misma pena los que importen estos productos.”
Espero haberles ayudado.
Cordialmente.
Rafael Pérez Castillo.
rperezcastillo@gmail.com